CAFC annule les pertes de Netflix et Apple chez le PTAB dans deux décisions préjudicielles.
La Cour d’appel des États-Unis pour le circuit fédéral (CAFC) annule les décisions de la Patent Trial and Appeal Board (PTAB)
La Cour d’appel des États-Unis pour le circuit fédéral (CAFC) a rendu aujourd’hui deux décisions préjudicielles annulant les décisions du Patent Trial and Appeal Board (PTAB) dans deux affaires distinctes. Dans la première affaire, la cour a déclaré que le PTAB avait abusé de son pouvoir en concluant que Netflix, Inc. n’avait pas réussi à expliquer un domaine d’application pour établir l’art antérieur, annulant ainsi en partie la décision du Board. Dans la deuxième affaire, la CAFC a annulé la décision du PTAB selon laquelle Apple, Inc. n’avait pas réussi à prouver que les revendications du brevet de Corephotonics étaient invalides pour évidence, en affirmant que les preuves soutenaient une construction de revendication différente de celle adoptée par le Board dans une décision, et que la décision du second inter partes review (IPR) violait l’Administrative Procedure Act (APA).
Une analyse adéquate de l’art antérieur
Dans l’affaire Netflix, Inc. v. DivX, LLC, la CAFC a constaté que le brevet n° 8,472,792 du PTAB revendique une fonctionnalité appelée “trick play functionality”, qui est la capacité de passer rapidement, de revenir en arrière et de sauter des scènes dans les vidéos. Netflix a demandé une IPR (Inter Partes Review) pour les revendications 1, 5, 8, 9, 13-15, 18 et 21-23 du brevet, en arguant que ces revendications seraient évidentes à la lumière des références d’art antérieur Zetts modifiées par Kaku. DivX a soutenu dans sa réponse en tant que propriétaire du brevet que Kaku ne relevait pas de l’art antérieur analogue, s’appuyant sur le témoignage d’experts selon lequel il n’y avait “aucune indication que Kaku a quoi que ce soit à voir avec la possibilité de sauter des scènes, du contenu en streaming ou des index doubles” et que le brevet et Kaku ont donc des “domaines d’application distincts”. DivX a également fait valoir que Kaku “n’est pas pertinent pour le problème auquel l’inventeur du brevet 792 a cherché à remédier”.
En réponse, Netflix a identifié à la fois les fichiers AVI et l’encodage et le décodage de fichiers multimédias comme domaines d’application communs entre les deux brevets, mais DivX a soutenu que l’explication de Netflix “ne répondait pas à son obligation de démontrer que Kaku était un art antérieur analogue au brevet 792 parce que Netflix n’avait pas explicitement identifié le domaine d’application ou les problèmes raisonnablement pertinents pour le brevet 792 ou pour Kaku”. Le Board a donné raison à DivX et a rejeté l’argument d’évidence évidente de Netflix, soutenant que Netflix n’avait pas réussi à prouver que Kaku est un art antérieur analogue, selon le critère soit du domaine d’application, soit de la pertinence raisonnable.
Cependant, selon la CAFC, le Board a abusé de son pouvoir en exigeant que Netflix “articule de manière formelle un domaine d’application en utilisant exactement ces mots”. La cour a expliqué : “[N]otre précédent ne requiert pas l’utilisation de mots magiques. Le Board a commis une erreur en imposant une charge plus lourde que celle requise par notre précédent… En ce qui concerne le brevet 792, Netflix a soutenu que l’invention ‘fait référence à AVI en tant qu’art antérieur’ et a cité des sections du brevet 792 qui parlent du fichier AVI et de la façon dont les ‘chunks’ du fichier multimédia de l’invention ‘sont définis comme faisant partie du format de fichier AVI’… Pris dans leur ensemble et dans leur contexte, Netflix a suffisamment soutenu que le domaine d’application tant pour le brevet 792 que pour Kaku est le format de fichier AVI.”
De plus, Netflix a également identifié “l’encodage et le décodage de fichiers multimédias” comme domaine d’application alternatif. Bien que le PTAB ait déclaré que cet argument était exclusif à la question de la pertinence raisonnable, la CAFC a estimé que cette opinion était une lecture “excessivement rigide” du cadre de l’art antérieur analogue. La cour a indiqué qu’elle avait déjà reconnu que des preuves relatives au domaine d’application et à la pertinence raisonnable pouvaient se chevaucher. “Contrairement à l’exigence excessivement rigide du Board selon laquelle un pétitionnaire doit identifier explicitement un domaine d’application, il existe des cas – comme dans la réponse de Netflix en l’espèce – où un langage général est suffisant pour permettre au Board d’examiner des arguments alternatifs sur le fond.”
Enfin, le Board lui-même n’a pas réussi à articuler clairement un domaine d’application dans son analyse, a déclaré la cour. “Compte tenu de l’articulation par le Board de deux domaines d’application potentiels sans utiliser de mots magiques, nous avons du mal à comprendre comment il pouvait considérer que le mémoire en réponse de Netflix était insuffisant car il n’identifiait pas de manière affirmative un seul domaine d’application”, a déclaré la cour.
Tenant compte des “circonstances inhabituelles” de l’affaire, la CAFC a renvoyé l’affaire au Board afin de déterminer la “question de fait de savoir si Kaku est dirigé vers le même domaine d’application que le brevet en question, sur la base des arguments présentés de manière équitable par les parties, y compris les arguments de Netflix selon lesquels Kaku et le brevet 792 sont tous deux dirigés vers les fichiers AVI et/ou l’encodage et le décodage de fichiers multimédias. La cour a toutefois accepté l’analyse du PTAB concernant le critère de la pertinence raisonnable, en soutenant que des preuves substantielles appuyaient la conclusion du Board.
Construction des revendications et clarifications de l’APA
Dans l’affaire Apple, Inc. v. Corephotonics, Ltd., la CAFC a annulé deux décisions finales écrites du PTAB qui avaient donné gain de cause au titulaire du brevet. Corephotonics est propriétaire du brevet US n° 10,225,479, que Apple a contesté par le biais de deux IPR (inter partes review) distincts. Le brevet concerne la création de “photos en mode portrait”.
Dans le premier IPR, les parties ont contesté la construction du terme revendiqué “fused image with a point of view (POV) of the Wide camera”. Apple a soutenu que le terme “ne nécessitait que l’image fusionnée conserve la perspective ou la position du Wide camera, c’est-à-dire qu’elle conserve la forme (perspective POV) de l’image Wide ou la position (position POV) de l’image Wide”, tandis que Corephotonics a affirmé que la description définissait le “point de vue” de telle sorte que la limitation contestée signifiait que l’image fusionnée devait conserver à la fois la perspective Wide et la position Wide. Le PTAB a finalement adopté la construction de Corephotonics, mais la CAFC, en se référant au texte de la description, a déclaré que “la construction proposée par Corephotonics, qui exige que l’image fusionnée ait à la fois une perspective Wide et une position Wide POV, exclurait divers modes de réalisation divulgués par la description”. La cour a reconnu que “ni la formulation des revendications ni le texte de la description ne présentent un cas de construction des revendications clair et net concernant ce terme revendiqué”, mais a affirmé que, dans l’ensemble, la lecture d’Apple est plus conforme aux éléments intrinsèques de l’invention.
Dans la seconde décision finale écrite, le PTAB s’est principalement appuyé sur une erreur typographique commise par l’un des experts d’Apple que la cour a jugé que ni Apple ni Corephotonics n’avaient identifiée comme étant d’une importance capitale pour l’invention revendiquée. “L’erreur principale sur laquelle le Board s’est appuyé dans sa décision finale écrite est l’erreur de l’indice d’Abbe, une erreur que Corephotonics a mentionnée en passant une seule fois dans la section Background de sa réponse”, a écrit la cour. Corephotonics n’a pas soutenu que cette erreur démontrait qu’il n’y aurait eu aucune attente raisonnable de succès ou qu’elle rendait l’analyse de l’intégralité de l’analyse du Dr Sasián peu fiable. Le Board n’a pas non plus expliqué de manière suffisante pourquoi il considérait cette erreur comme étant si pertinente, a déclaré la cour.
Étant donné que les parties n’avaient pas examiné, plaidé ou suggéré que cette erreur était déterminante pour les questions de l’affaire, Apple n’a pas
Source : ipwatchdog.com
