Panel décide que Netflix a mal soulevé les arguments dans la pétition d’IPR

La Cour d’appel des États-Unis pour le Circuit Fédéral (CAFC) a rendu aujourd’hui une décision précédente selon laquelle il incombe finalement au pétitionnaire de présenter clairement ses arguments dans une revue inter partes (IPR) et que Netflix a omis de le faire en contestalant les revendications pertinentes des brevets de technologie de streaming de DivX. Le juge Dyk a exprimé son désaccord avec la majorité.

DivX et ses brevets de technologie de streaming

DivX détient les brevets américains n° 9,270,720 (brevet « 720 ») et 9,998,515, tous deux intitulés « Systèmes et procédés pour générer automatiquement des fichiers d’index de niveau supérieur ». Netflix a déposé deux pétitions IPR contestant plusieurs revendications de chaque brevet en les considérant évidentes par rapport à des combinaisons de trois références antérieures. Le Patent Trial and Appeal Board (PTAB) a conclu que Netflix n’avait pas réussi à prouver que les revendications en question étaient évidentes et, en appel, Netflix a accusé le Board de ne pas avoir examiné plusieurs arguments présentés dans ses pétitions. En particulier, Netflix a soutenu que le PTAB a négligé ses arguments concernant la limitation « filtrer la liste des actifs » de la revendication 1 du brevet « 720 », la limitation « récupérer… une liste d’actifs » de la revendication 1 des deux brevets, et la limitation « générer… un fichier d’index de niveau supérieur » de la revendication 1 du brevet « 515 ».

La décision de la CAFC

La Cour d’appel a reconnu qu’elle avait par le passé « réprimandé le Board pour ne pas avoir examiné les arguments présentés dans une pétition », mais a également noté que « le Board ne devrait pas non plus avoir à décoder une pétition pour trouver des arguments supplémentaires au-delà de ceux clairement exposés ». L’opinion a admis que c’est une « ligne fine » que le PTAB doit suivre et a exprimé sa sympathie envers le travail d’un juge de brevet administratif dans les IPR aujourd’hui, en référence aux commentaires du juge Rich de 1967 sur la vie d’un solliciteur de brevet qui est « difficile ». In re Ruschig, 379 F.2d 990, 993 (CCPA 1967).

La CAFC a ensuite examiné chacun des arguments présentés par Netflix en appel. Concernant l’argument de Netflix selon lequel sa pétition a associé le « nouvel embranchement manifeste » de l’art antérieur « Pyle » à la limitation « filtrer », la Cour a indiqué que la pétition « a clairement indiqué que Netflix se concentrait sur le manifeste préexistant de Pyle comme enseignement de la limitation « filtrer la liste des actifs ». L’opinion a ajouté : “[…] bien que la pétition ait expliqué que Pyle divulguait deux réalisations – un manifeste nouveau et un manifeste préexistant – l’explication donnée dans la pétition concernant l’enseignement de Pyle de la limitation de filtrage se limitait au seul manifeste préexistant de Pyle”.

Quant à la limitation de récupération, Netflix a soutenu que le Board a considéré à tort une autre référence antérieure, « Lewis », comme étant la base d’un défi d’évidence nécessitant une modification de Lewis, alors que, selon Netflix, la pétition soutenait que Lewis divulguait cette limitation. La Cour a rejeté catégoriquement cet argument, notamment la prétention de Netflix selon laquelle l’utilisation de l’expression “un [artisan habitué] aurait trouvé évident de récupérer une liste d’actifs” dans la pétition ne suggère pas que Lewis nécessite une modification. La CAFC a expliqué : “Les avocats en brevets seraient surpris par cette déclaration. Aucun mot dans le droit des brevets ne signale de manière plus indéniable que l’article 103, plutôt que l’article 102, est invoqué que le mot « évident »”.

Enfin, en ce qui concerne la limitation « générer… un fichier d’index de niveau supérieur » du brevet « 515 », la Cour a déclaré que Netflix avait seulement soutenu pour la première fois dans ses conclusions que l’art antérieur créant un nouveau manifeste remplissait cette limitation. Elle a fait référence à la pétition de Netflix sur le brevet « 720 », qui indique clairement que l’art antérieur « enseigne la génération de fichiers de manifeste optimisés […] en utilisant le composant de composition 210 pour créer de nouveaux manifests », comme preuve que Netflix savait présenter l’argument correct, mais a choisi de ne pas le faire dans la pétition « 515 ». La Cour a donc confirmé la décision du Board de maintenir les revendications contestées des deux brevets.

Le désaccord du Juge Dyk

Dans son opinion dissidente, le juge Dyk a dit que, bien qu’il soit vrai que dans les IPR, “nous sommes confrontés à des situations où des parties sans fondement soutiennent que des arguments ont été présentés et ignorés par le Board, et également à des situations où le Board ignore des arguments qui ont été correctement conservés”, le présent cas relève de la deuxième catégorie. Le juge Dyk était d’accord avec la majorité pour dire que le PTAB n’avait pas abusé de son pouvoir discrétionnaire dans sa conclusion sur la limitation de génération du brevet « 515 », “bien que je considère que cela soit une question délicate”, mais il n’était pas d’accord sur les deux autres arguments soulevés en appel et aurait donc renvoyé l’affaire devant le Board pour un réexamen.

Source : ipwatchdog.com